Marchi – contraffazione – usurpazione

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE

ha emesso la seguente: Sentenza n.5722 del 12/03/2014

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 30/7/98 la Jack Daniel’s Properties Inc e la Martini & Rossi spa, la prima produttrice e, la seconda, distributrice per il mercato italiano del whisky Jack Daniel’s, premesso che il marchio e l’etichetta del prodotto (assai noto) erano oggetto di registrazione anche in Italia e che risultavano immesse sul mercato nazionale bottiglie di liquore, prodotto negli Stati Uniti, di importazione extracomunitaria e dunque in violazione del diritto di marchio e del diritto del titolare di esso di vietare l’acquisto e la messa in vendita attraverso canali destinati ad altre aree territoriali, domandavano al Presidente del Tribunale di Padova l’autorizzazione alla descrizione di tutte le bottiglie di whisky Jack Daniel’s esistenti presso la Distillerie Bagnoli snc. Accolto il ricorso e disposta la descrizione le ricorrenti, con atto notificato l’8/10/98, promuovevano il giudizio di merito domandando, accertata la commercializzazione in Italia di bottiglie del proprio whisky, che la Bagnoli fosse dichiarata responsabile della violazione del diritto di marchio nonché di concorrenza sleale a carico della Martini & Rossi, con l’applicazione delle misure sanzionatorie previste dalla legge.

La Bagnoli si costituiva in giudizio negando, in particolare, che il prodotto fosse di importazione extracomunitaria, rilevando come la merce era stata acquistata da importanti ditte Europee come la Savio srl o la Van Wees, che dunque l’avevano già immessa sul mercato comunitario, non essendo peraltro in alcun modo possibile accertare la diversa destinazione delle bottiglie, nemmeno dai codici alfanumerici, noti solo alla produttrice; che in ogni caso essa aveva fatto legittimo affidamento sulla circostanza che quelle ditte, dalle quali aveva acquistato la merce, vendevano pubblicamente sul mercato Europeo, sicché solo ad esse avrebbero dovuto rivolgersi le attrici per le dedotte violazioni.
Con sentenza 18/12/01-12/2/02, il Tribunale di Padova accoglieva le domande attoree accertando sia la violazione dei marchi che la concorrenza sleale della Bagnoli, pronunciava condanna generica di risarcimento del danno e disponeva la distruzione delle bottiglie sottoposte a sequestro (nelle more del giudizio) oltre che la pubblicazione della sentenza. Avverso detta pronuncia la soccombente, con citazione notificata il 26/7/02, proponeva appello, cui resistevano le appellate che svolgevano anche impugnazione incidentale.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 609/06 depositata il 5.4.06 Rigettava entrambi gli appelli.
Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione la Distilleria Bagnoli snc sulla base di sei motivi cui resistono con controricorso, illustrato con memoria, la Jack Daniel’s Properties inc e la Martini e Rossi spa.

Motivi della decisione

Col primo motivo la Bagnoli lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla prova del fatto che le bottiglie di whisky Jack Daniel’s acquistate (e rivendute) da Bagnoli fossero state importate in Europa senza il consenso della Jack Daniel’s.

Con il secondo motivo la Bagnoli lamenta violazione o falsa applicazione degli art. 1 e 1 bis legge marchi (ora artt. 20 e 5.1 c.p.i.), affermando che la Corte di Venezia ebbe errato nel ritenere che l’azione del titolare del marchio possa essere proposta, oltre che nei confronti di colui che abbia materialmente importato in Europa i prodotti senza il consenso del titolare del marchio (i danti causa di essa ricorrente), anche contro colui che abbia ricevuto dal primo i prodotti, acquistandoli dopo che questi sono stati illecitamente importati in Europa. La Bagnoli in particolare sostiene: che l’azione a tutela del marchio non potrebbe essere esercitata nei confronti degli acquirenti di buona fede; che la propria buona fede dovrebbe presumersi; che ai commercianti professionali non andrebbe attribuito alcun onere di verifica che la merce di origine extracomunitaria che essi acquistano sia stata importata in Europa con il consenso del titolare; che quindi si dovrebbe concludere che unico responsabile della violazione dei diritti di marchio su prodotti oggetto di importazione parallela extracomunitaria delle merci dovrebbe essere l’importatore stesso e non anche coloro che trattano commercialmente i prodotti acquistati dall’importatore.

Con il terzo motivo Bagnoli lamenta, sotto il profilo del vizio di motivazione, che la Corte territoriale abbia confermato, oltre che l’inibitoria, anche l’applicazione di penalità monetarie per la sua inosservanza in una misura ritenuta da Bagnoli eccessiva. Lamenta inoltre una mancata, insufficiente, o contraddittoria motivazione sul punto, laddove la Corte ha affermato che le penalità si giustificano in considerazione del fatto che Bagnoli ha continuato la commercializzazione dei prodotti anche dopo la descrizione ordinata ante causam.

Con il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 2600 c.c. asserendo che l’ordine di pubblicazione della sentenza che accerta gli atti di concorrenza sleale potrebbe essere disposto solo in presenza di accertata colpa, cosicché sarebbe errata la pronuncia della Corte territoriale laddove ha affermato che tale misura prescinde dall’accertamento della accertamento della colpa.

Con il quinto motivo Bagnoli lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione alla condanna generica al risarcimento dei danni laddove il giudice di seconde cure ha ritenuto nella specie sussistente una condotta colposa da parte di essa.

Con l’ultimo motivo Bagnoli lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 132 c.p.c. in relazione al capo della sentenza che ha giudicato inammissibile la censura relativa alla quantificazione delle spese di causa in primo grado.

Vanno preliminarmente dichiarati inammissibili il primo, il terzo ed il quinto motivo del ricorso.
Al ricorso per cassazione in questione devono essere applicate le disposizioni di cui al capo I del D.Leg. 2.2.2006 n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell’art. 366 bis del C.P.C., alla stregua della quale l’illustrazione del motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 n. 1-2-3-4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; mentre per l’ipotesi di cui all’art. 360 n. 5 cpc il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione per cui la relativa censura ;in altri termini deve cioè contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. (Cass. sez. un. 20603/07). Nel caso di specie, nessun quesito si rinviene in calce ai motivi in esame onde gli stessi non sono scrutinabili in questa sede di legittimità.

Venendo all’esame del secondo motivo,se ne rivela l’infondatezza.

È principio costantemente affermato da questa Corte che il titolare di un diritto di marchio può, opporsi all’importazione di prodotti provenienti da un paese extracomunitario, e contrassegnati (anche legittimamente) con il suo marchio, sempre che egli (ovvero altro soggetto da lui legittimato) non abbia consentito alla introduzione ulteriore di quei beni nel mercato Europeo, e senza che assuma alcun rilievo la circostanza di un eventuale regolare sdoganamento dei prodotti in un paese dell’Unione Europea risultando ciò del tutto irrilevante sul piano del diritto ad introdurre il prodotto in quel mercato nazionale. (V. Corte di Giustizia 31.10.1974, Centrafarm; C Giust 13.7.1989, Tournier;C Giust 3.7.1974, n. 667; C Giust 17.10.1990, n. 2725 nonché Cass. 11603/98, Cass. 27081/07).

In conseguenza della illegittima importazione la successiva messa in commercio del prodotto costituisce necessariamente violazione del diritto del titolare del marchio in quanto non autorizzata dal titolare del diritto discendendo tale mancanza di autorizzazione da quella di autorizzazione alla importazione. Trattandosi di attività svolta in violazione di un diritto, e quindi illecita, è onere della parte che ha posto in essere la condotta stessa fornire la prova della propria buona fede che in tale circostanza non risulta essere stata fornita come risulta dalla impugnata sentenza.

Sotto tale profilo, si osserva che la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che le situazioni soggettive, quali il dolo, la colpa, la buona fede, di chi usa un marchio altrui senza averne il diritto, possono assumere Rilevanza solo ai fini dell’accoglimento o meno dell’Azione (personale) di concorrenza sleale e di risarcimento del danno proposta contro il responsabile, ma sono del tutto irrilevanti ai fini dell’azione diretta ad impedire l’usurpazione o la contraffazione del marchio, che è un’azione di carattere reale avente ad oggetto immediato e diretto la tutela della titolarità esclusiva del bene immateriale destinato al servizio di un’impresa, nei confronti di chiunque ponga in essere un fatto oggettivamente lesivo di quella titolarità, indipendentemente dalla sua buona fede. (Cass. 5462/82, CasslO38/79, Cass3279/75, Cass. 1109/63, Cass. 3828/83). Nel caso di specie, trattandosi di azione volta ad impedire l’uso illecito del marchio da parte della ricorrente ed essendo censurata con il motivo in esame la pronuncia di inibitoria e di restituzione, non è dubbio che la doglianza si rivolge contro quella parte della domanda delle due società resistenti volte a far valere il loro diritto reale ed in tal senso come correttamente osservato dalla Corte d’appello e, deve prescindersi dall’aspetto soggettivo di chi ha agito in violazione del marchio. In ogni caso, non può non osservarsi che la Corte d’appello ha comunque accertato l’esistenza della colpa da parte della bagnoli laddove ha osservato che nessuna delle bottiglie oggetto di descrizione portava la indicazione del distributore e tanto meno di un distributore Europeo e che ciò avrebbe dovuto rendere edotta la compratrice Bagnoli della illegittima provenienza della merce così come la singolarità delle modalità di pagamento (in dollari e prima della consegna della merce).

Tale motivazione non risulta oggetto di specifica censura da parte della Bagnoli che prospetta invece una serie di argomentazioni (la presunzione della propria buona fede, la mancanza di obbligo per i commercianti professionali di verifica che la merce di origine extracomunitaria che essi acquistano sia stata importata in Europa con il consenso del titolare; che i distributori organizzati si sarebbero rifiutati nella fattispecie di fornire il prodotto etc.) che prospettano questioni non rinvenibili nella sentenza impugnata e con le quali si tende in realtà a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze processuale in tal modo da un lato investendo inammissibilmente in merito della decisione e dall’altro richiedendo a questa Corte un improponibile accertamento in fatto.

Il quarto motivo del ricorso è infondato e per certi aspetti inammissibile.

Come si è in precedenza rilevato, la Corte d’appello ha rilevato l’esistenza di un comportamento colposo da parte della società ricorrente ed essendo stato rigettato sul punto il secondo motivo di ricorso, ne discende che necessariamente il motivo in esame basato sul presupposto della inesistenza di colpa da parte della ricorrente è privo di fondamento.

Lo stesso sarebbe stato comunque infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato che l’ordine di pubblicazione del dispositivo della sentenza che accerti atti di concorrenza sleale e le modalità in cui esso deve essere eseguito costituiscono esercizio di un potere discrezionale ed insindacabile del giudice del merito, che prescinde dalla stessa individuazione del danno e della sua riparabilità mediante la pubblicazione dell’indicato dispositivo, trattandosi di sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso. (Cass. 6626/13 ; Cass. 1982/03 Cass. 5462/82, Cass. 2020/82, Cass. 2996/80, Cass. 3084/78, Cass. 3828/83).
Ciò sta necessariamente a significare che la pubblicazione, prescinde dall’accertamento di qualunque stato soggettivo di chi ha violato il diritto del marchio poiché la stessa non ha funzione risarcitoria bensì mira unicamente alla ricostituzione dell’immagine del titolare del marchio. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile.

La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il motivo di doglianza proposto avverso la liquidazione delle spese di giudizio da parte del tribunale rilevando che non era stata proposta alcuna deduzione circa la violazione dei limiti massimi delle tariffe e che di conseguenza era stata dedotta unicamente una critica alla asserita iniquità della liquidazione.

Tale motivazione, pur riportata nel ricorso, non è oggetto di specifica censura deducendo il ricorrente in questa sede che la liquidazione del primo giudice era sfornita di motivazione in ordine al fatto che la liquidazione era stata superiore all’ammontare richiesto con la nota spese e che la Corte d’appello avrebbe essa dovuto fornire la motivazione sul punto.

La prima ragione di inammissibilità consiste nel fatto che la società ricorrente avrebbe in primo luogo dovuto censurare la pronuncia della Corte d’appello relativa alla mancata indicazione della violazione dei massimi tariffari.

In assenza di censura su tale affermazione decisiva ai fini della decisione si è formato sul punto il giudicato onde il motivo non è scrutinabile in questa sede di legittimità.

In secondo luogo, in ordine alla mancata motivazione da parte della Corte d’appello, si sarebbe dovuto riportate, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, il brano del motivo d’appello ove veniva avanzata la doglianza relativa alla mancanza di motivazione.

Il ricorso va in conclusione respinto.

Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 10.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.